知的財産権（各論）～特許権の侵害～

ここでは、知的財産権の中でも、比較的なじみのある「特許権」を例に、実際に権利侵害の「警告」や「損害賠償請求」を受けることとなった側の立場から、その対処法やどのような点に注意すべきかと言った点について説明させていただきます（逆に、権利者側の立場に立った場合、相手方が以下で説明するようなポイントから反論してくるという可能性を念頭において、検討・準備をする必要があるということになりますので、そのような観点でお読みいただければと思います）。

１　「特許権」侵害とはどういうことか

「特許権」とは、新規な「発明」（自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものであると定義されています）を創作した者に与えられる独占権のことであり、特許の対象となった技術は、特許権者が独占的に使用する権利を有し、他人が無断で特許発明を使用した場合、侵害行為を停止させ（差止請求権）、あるいは、特許権侵害によって被った損害を賠償させることができる（損害賠償請求権）とされています。

２　警告を受けた場合に調査・検討すべきこと

では、他社から、「貴社の製品が当社の特許権を侵害している」、といったような警告書が送付されてきた場合、どう対応すべきでしょうか。
このような場合、一般的に「権利者側」は、一定の回答期限を切ったうえで、応じなければ差止請求や損害賠償請求を求める法的措置をとる旨を宣言してくるでしょうから、少なくともそのまま放置するということは得策ではありませんし、できる限り早急に弁護士等に相談すべきです。
そのうえで、以下のような観点から、相手方が主張する「特許権」の内容を把握・精査し、本当に自社製品がこれを侵害しているのか、権利侵害の可能性を否定できない場合、どのような「損害」が発生しうるのかといった点も含めて、今後の対応策を速やかに確定する必要があります（この前提となる調査自体に相応の時間を要する場合もありますので、いずれにしても早急に着手する必要があります）。

そもそも相手が権利者であるか

特許権の行使は、特許権者や専用実施権者など一定の者に限られています。そのため、まずは、今回の警告者がこれらの権利者に当たるかどうかについて確認することが第一となります。
具体的には、警告書等に記載してある特許番号に基づいて、特許原簿の謄本を取り寄せ（なお、警告者が添付してきた「写し」が真正なものである保証はありません）、その内容が警告者の主張する内容と一致しているかを調査します。

有効な「特許権」であるか

特許権は、設定登録により発生し、その存続期間は特許出願日から20年となっています。
よって、前述の方法により、特許権の存続期間が満了していないかも確認する必要があります。なお、仮に存続期間内であっても、特許権の維持には、特許料を毎年支払う必要がありますので、特許料の不払により特許権が消滅している可能性もありますが、この点も特許原簿で確認できます。
さらに、一応有効な「特許権」が成立していたとしても、実際の特許庁での審査は膨大申請件数の中で行われているため、審査官の見落としなどの理由により、特許権に何らかの「無効理由」が存在する可能性があります（当然ながら、無効理由が存在するような特許権に基づいた権利行使はできませんので、これ自体が反論となります） 。

特許権の「侵害」があるか

自社の製品等が「特許権侵害」なるか否かは、その製品等が当該「特許発明の技術的範囲」に属する物または方法を実施していたかどうかという観点で判断されます。
この判断の際に重要なのは、その「特許発明の技術的範囲」の確定ですが、この点について、特許法上「願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない」と定められており（特許法第70条１項）、その場合においては、「願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする」とされています（同条２項）。
そして、実務上は、「特許請求の範囲」（クレーム）の記載、明細書の記載及び図面、出願経過、辞書、公知技術などが参酌され、そのうえで確定された特許発明の構成要件を全て充足する物または方法を実施している場合に、「特許権侵害」として判断されることになります。
具体的な調査方法としては、まず警告書等に記載してある特許番号などに基づいて特許公報を入手してその内容を検討することになります（特許公報は、特許庁ホームページの特許電子図書館でも調査できます）。

　

３　警告に対する具体的対応

相手が権利者ではないと判断された場合

調査の結果、相手方が権利者ではないと判断された場合、その根拠（特許原簿等）を示したうえで、冷静に指摘するのが良いでしょう。
もちろん、回答義務まではないのですが、単純に無視や放置したままとするのは、無意味な紛争に巻き込まれる（相手方の単なる確認・手続ミスであり、本来簡単な指摘をすることだけ解決する場合であった）可能性もありますので、あまりおすすめできません。

検討の結果「侵害」がないと判断された場合

調査検討の結果、自社の製品が相手方が有する特許発明の技術的範囲に含まれないと判断された場合、相手方に対し、できるだけ具体的な理由や資料を付したうえで「回答書」を送付することになります。
これにより相手方の誤解が解ける、ないしは請求を断念するということになれば、その後の無用な紛争を避けることができます。
もちろん、相手方が納得しなければ、さらなる反論や、ただちに訴訟の提起などがなされる可能性もありますので、それに備えて、技術的範囲に含まれないと判断した根拠について、さらに資料の調査・収集などを進めておくことが望ましいです。

相手方特許に無効理由があると判断された場合

相手方が主張する「特許権」に無効理由がある場合や、特許権そのものを無効にすることができます。その結果、特許権は初めから存在しなかったものとして扱われるので、何らの考慮をする必要もなくなります。
実際に特許権を無効とするためには、特許庁に無効審判を請求して、その特許権を無効にする必要がありますが、実際に無効にしなくても、無効理由が存在することを相手方に回答することにより、相手方の権利行使を断念させられる場合もあります。
また、実際に差し止めや損害賠償を求める裁判を起こされた場合に、無効理由が存在する特許権の行使は権利乱用であるとして権利行使を妨げることもできます。

もっとも、１のような形式的理由で足る場合と異なり、曲がりなりにも一度は特許庁において認められた特許を無効であると主張する構図となりますので、それ相応の根拠が必要になると考えておくべきです。
裁判手続において特許権が無効であると主張しても認められなかった場合、最終的な損害賠償の額などが増加するおそれもありますので、十分かつ慎重な検討が必要です。

１〜３について主張し得る内容がない場合

特許権に無効理由が存在せず、自社製品が相手方の特許発明の技術的範囲内であると判断した場合には、一部の例外を除いて、その製造販売を中止するなど、基本的には相手方の主張を受け入れるほかないということになります。
そのうえで、自社製品が技術的範囲に含まれなくなるように設計変更を行うなどして、将来の侵害を防止するほかありません。

具体的な損害賠償額については、任意かつ速やかな製造販売の中止、権利者側が求める情報の提供等を申し出ることなどにより、撤回や減額などを検討してもらうよう交渉することになりますが、場合によっては、権利者との協議により、特許権自体の買い取りや、ロイヤリティ支払いなどの何らかの条件で実施許諾を受けるなどの方法がとられる場合もあります。

•